La Cassazione conferma l’effetto retroattivo della limitazione brevettuale accolta dall’EPO
di Silvia Mosca
Con sentenza n. 21402/2019, emessa in data 31/05/2019, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che “Ove un brevetto europeo rilasciato per l’Italia sia soggetto a una procedura di limitazione avanti l’Ufficio europeo dei brevetti la protezione deve ritenersi definita dal contenuto della limitazione con effetto retroattivo e ciò a prescindere dalla nullità che poteva originariamente investire le rivendicazioni modificate attraverso la procedura stessa”.
La Corte si è, innanzitutto, pronunciata nel senso di ritenere che il procedimento di limitazione avanti all’EPO di un brevetto Europeo, come previsto dagli artt. 105-bis e 105-ter CBE, abbia come principale effetto quello di restringere il campo della privativa riconosciuta al brevetto, garantendo al titolare dello stesso “la protezione, per come definita in ragione della disposta limitazione, fin dalla venuta ad esistenza del titolo di privativa: come, cioè, se lo stesso fosse nato con quella restrizione”.
A sostegno di quanto appena esposto, la Corte ha riconosciuto come gli effetti della decisione dell’EPO sulla limitazione della privativa brevettuale siano descritti dall’art. 69, comma 2 CBE, che dispone: “Per il periodo di tempo che precede la concessione del brevetto Europeo, i limiti della protezione conferita dalla domanda di brevetto Europeo sono determinati dalle rivendicazioni contenute nella domanda pubblicata. Tuttavia, il brevetto Europeo nel testo concesso o modificato in una procedura di opposizione, di limitazione o per nullità determina retroattivamente tale protezione semprechè non venga estesa“.
Successivamente, la Corte ha risposto la propria attenzione sulla questione dei diritti conferiti dal brevetto Europeo, come contenuta negli artt. 64 e 67 CBE, e sull’efficacia della privativa a seguito dell’accoglimento della limitazione da parte dell’EPO. In particolare, il giudice di legittimità, partendo dal presupposto che l’ambito operativo del procedimento di limitazione si incentra sull’oggetto della privativa e non sui suoi effetti, riconosce come tale limitazione non ostacoli l’attuazione della protezione accordata dalla Convenzione a partire dal momento della pubblicazione della domanda. Pertanto, viene realizzata una distinzione tra il momento in cui la decisione dell’EPO produce effetto, che corrisponde a “quello della pubblicazione della menzione della stessa nel Bollettino Europeo del brevetti”, ed “il concreto contenuto di tale effetto, che è dato dalla limitazione ex tunc del titolo brevettuale”.
Proseguendo nella propria valutazione, la Corte ha rilevato come la regolamentazione in questione trovi applicazione anche nei confronti del brevetto Europeo rilasciato per l’Italia, riconoscendo come, da un lato, l’art. 56, comma 1 C.P.I. disponga che “qualora il brevetto sia soggetto a procedura di opposizione ovvero di limitazione, l’ambito della protezione stabilito con la concessione o con la decisione di mantenimento in forma modificata o con la decisione di limitazione è confermato a decorrere dalla data in cui è pubblicata la menzione della decisione concernente l’opposizione o la limitazione“, ma, dall’altro, come la norma in questione, evocando l’art. 105-ter, comma 3, “non osta a che la tutela derivante dalla procedura di limitazione abbia effetto retroattivo, come per l’appunto prescritto dall’art. 68, comma 2 CBE. D’altro canto, è stato ben rilevato, in dottrina, come la disciplina della retroattività della limitazione trovi il proprio fondamento [nella] finalità [..] di ridurre il contenzioso in materia brevettuale”. Difatti, tale obiettivo verrebbe frustrato “se l’efficacia della limitazione decorresse dalla data in cui è emesso il provvedimento, giacchè in tal caso non verrebbe meno l’interesse del terzo a far accertare la nullità del brevetto nel periodo anteriore alla disposta limitazione”.
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