Come dimostrare la notorietà di un marchio, secondo una recente decisione dell’EUIPO

di Silvia Mosca
La Divisione d’Opposizione dell’EUIPO, con Decisione del 22 gennaio 2021, che ha rigettato totalmente l’Opposizione proposta da Imperial S.p.A. nei confronti di Twinset S.p.A., ha chiarito quali siano le prove più idonee a dimostrare la notorietà di un marchio.
L’opposizione suddetta è stata presentata dalla titolare del marchio denominativo “PLEASE” per il rigetto della richiesta di registrazione del marchio “PLEASE DON’T BUY”, sulla base di un’asserita notorietà nel mercato italiano del proprio marchio anteriore e, dunque, invocando l’applicazione dell’art. 8, paragrafo 5, Reg. UE 2017/1001 (RMUE). A sostegno di tale notorietà, l’opponente presentava quattro tipi di prove: (i) una dichiarazione sul livello di fatturato; (ii) un catalogo; (iii) circa 70 fatture; (iv) alcuni estratti di articoli di stampa e inserzioni pubblicitarie.
Ebbene, nella valutazione della documentazione presentata, innanzitutto, la Divisione d’Opposizione ha ripreso il principio, espresso dalla Corte di Giustizia nel caso Chevy (C-375/97), secondo cui “[..] la notorietà implica la necessità di una soglia di conoscenza, da valutarsi principalmente in base a criteri quantitativi. Al fine di soddisfare la condizione della notorietà, il marchio anteriore dev’essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti”. Inoltre, la Divisione ha applicato anche un secondo principio per cui “[..] Le prove vanno considerate globalmente, nel senso che ciascun indizio deve essere ponderato a fronte degli altri, mentre le informazioni confermate da più fonti in generale sono considerate più attendibili rispetto ai fatti desunti da singoli riferimenti isolati. Inoltre, quanto più la fonte delle informazioni è indipendente, attendibile ed autorevole, tanto più elevato sarà il valore probatorio delle prove”.
In concreto, poi, secondo la stessa Divisione d’Opposizione, i mezzi più idonei per dimostrare la notorietà di un marchio, la quota di mercato detenuta dal suo titolare o la posizione occupata sul mercato rispetto ai prodotti dei concorrenti consisterebbero in:
– sondaggi di opinione;
– indagini di mercato;
– indicazioni indipendenti su: (i) volume delle vendite; (ii) quota di mercato detenuta dai prodotti offerti o venduti con il marchio; (iii) riconoscimenti o premi ottenuti dal marchio; (iv) posizione in classifiche di brand del settore di riferimento; (v) relazioni annuali sui risultati economici certificate da enti indipendenti; (vi) entità degli investimenti realizzati dall’impresa per promuovere il marchio; (vii) indagini di mercato da parte di enti indipendenti sulla percezione del segno presso il pubblico di riferimento.
Tutti elementi di cui, nel caso di specie, la Divisione di Opposizione non ha ritenuto la sussistenza, avendo concluso per il non raggiungimento della prova della notorietà del marchio anteriore da parte dell’opponente, anche alla luce del fatto che “[..] le indicazioni sul giro d’affari e gli investimenti pubblicitari provengono dallo stesso opponente, non hanno carattere ufficiale, mancano di riscontri oggettivi e non sono supportate da fonti indipendenti. [..] Pertanto, la documentazione e le informazioni fornite da terzi sono insufficienti per dimostrare chiaramente ed oggettivamente qual è la precisa posizione del marchio sul mercato di riferimento.”

 

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