Il ruolo della notorietà nell’esame del rischio di confusione tra due marchi: il caso Messi

Il ruolo della notorietà nell’esame del rischio di confusione tra due marchi: il caso “Messi”.

di Silvia Mosca

Con sentenza nelle cause riunite C-449/18 e 474/18, depositata il 17 settembre 2020, la Corte di Giustizia Europea ha respinto i ricorsi proposti dall’EUIPO e da una società spagnola contro una decisione del Tribunale dell’Unione Europea avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento dell’EUIPO di rigetto della domanda di registrazione del marchio “MESSI”, presentata dall’omonimo giocatore di calcio, per articoli e abbigliamento sportivo.

Ripercorrendo succintamente la vicenda alla base della richiamata pronuncia, il celeberrimo calciatore del Barcellona aveva presentato richiesta di registrazione del marchio “MESSI” contro la quale era stata presentata ed accolta opposizione dal titolare del marchio anteriore “MASSI”, successivamente trasferito alla suddetta società spagnola. Tale decisione assunta dalla Divisione di Opposizione dell’EUIPO è stata successivamente confermata dalla Prima Commissione di Ricorso dell’EUIPO con il rigetto dell’impugnazione presentata dal richiedente la registrazione. Tuttavia, la situazione è stata completamente capovolta con la sentenza emessa dal Tribunale in accoglimento del ricorso per annullamento proposto dal Sig. Messi. Contro quest’ultima decisione, venivano presentati due distinti ricorsi, successivamente riuniti, innanzi alla Corte di Giustizia dall’EUIPO e dall’originaria parte opponente, i quali sono stati rigettati con la sentenza in esame.

Quanto alle ragioni del rigetto, trovano fondamentalmente il loro comun denominatore nella notorietà di Lionel Messi, a livello europeo e non solo, in qualità di giocatore di calcio. Secondo la Corte, infatti, la fama del calciatore richiedente la registrazione dell’omonimo marchio è tale, da un lato, da escludere il rischio di confusione tra il pubblico, anche laddove si trattasse di prodotti similari o comunque appartenenti alla medesima categoria ai sensi dell’Accordo di Nizza del 1957, e, dall’altro, da costituire uno degli elementi rilevanti da tenere necessariamente in considerazione nel processo di valutazione del rischio di confusione.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la Corte di Giustizia ha ritenuto corretta la valutazione condotta dal Tribunale sulla percezione del marchio controverso tra il pubblico di riferimento e il conseguente rischio di confusione con il marchio anteriore “MASSI”, in base alla quale, tenendo in considerazione l’effetto generato da entrambi i marchi sul pubblico, è arrivata a ritenere insussistente per una parte considerevole del pubblico di riferimento il rischio di confusione, dato che “anche se alcuni consumatori potrebbero non aver mai sentito parlare del Sig. Messi Cuccittini o non ricordare di averlo sentito, non si tratterebbe del consumatore medio normalmente attento, informato e perspicace che acquista articoli sportivi o abbigliamento […] (considerato che) in assenza di indicazioni contrarie, il consumatore medio connetterebbe il segno “Messi”, come marchio di abbigliamento, di articoli per la ginnastica e lo sport e di dispositivi e strumenti di protezione, al cognome del celebre calciatore, identificandolo così con una nuova ed ulteriore marca, tra le altre esistenti, immessa nel commercio”. Dunque, come rilevato dalla Corte di Giustizia, il Tribunale non ha errato nel valutare l’assenza del rischio di confusione tra i marchi controversi, soprattutto alla luce della notorietà della persona del Sig. Messi Cuccittini.

Per quanto riguarda invece il secondo aspetto, oggetto del ricorso della società spagnola, anche in tale caso la Corte di Giustizia ha confermato quanto stabilito dal Tribunale circa l’utilizzo dell’elemento della notorietà del Sig. Messi Cuccittini nella valutazione del rischio di confusione. Difatti, la Corte osserva che “[..] l’esistenza di un rischio di confusione da parte del pubblico deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti del caso. [..] Anche per quanto riguarda la somiglianza grafica, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, la valutazione globale del rischio di confusione deve basarsi sull’impressione complessiva da essi prodotta, tenendo conto, in particolare, i suoi elementi distintivi e dominanti”, tra i quali rientra dunque anche quello della notorietà, sia del marchio anteriore che del nome di cui si richiede la registrazione come marchio, dal momento che questa può influenzare la percezione del marchio da parte del pubblico di riferimento. Pertanto, la Corte di Giustizia ha rilevato come il Tribunale non fosse incorso in errore nel considerare che la notorietà del Sig. Messi Cuccittini costituiva un elemento rilevante al fine di stabilire una differenza sul piano concettuale tra i termini “MESSI” e “MASSI”.

In conclusione, grazie alla notorietà di cui gode Lionel Andrés Messi Cuccittini, le differenze concettuali tra i due marchi risultano tali da annullare le similarità visive e fonetiche e da escludere qualsiasi pericolo di confusione tra i due marchi, con conseguente inapplicabilità dell’impedimento alla registrazione previsto dell’art. 8, comma 1, lett. b), del Regolamento 207/2009. Pertanto, il rinomato giocatore di calcio potrà continuare a commercializzare i prodotti sportivi con il suo brand.

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