Decadenza per non uso di un marchio: i lavori preparatori per il lancio di un prodotto non sono sufficienti.

Decadenza per non uso di un marchio: i lavori preparatori per il lancio di un prodotto non sono sufficienti.

di Silvia Mosca

Con la recente sentenza n. 5205/2020, depositata il 7 settembre 2020, il Tribunale di Milano si è pronunciato sulla decadenza per non uso del marchio “AQVA NVNTIA”, associato ad una linea di prodotti ispirati alla figura di Gabriele D’Annunzio, escludendo dal novero degli impedimenti idonei ad ostacolarla lo svolgimento dei lavori di progettazione e preparazione al lancio del prodotto, in quanto privi di rilevanza ed incisività nel mercato.

La ratio alla base di tale conclusione è costituita dal “c.d. statuto di libera appropriabilità dei segni distintivi sul mercato, ove non oggetto di uso effettivo da parte del loro titolare”, desumibile dal combinato disposto degli artt. 24 e 26, lett. a), c.p.i., in virtù del quale un marchio decade in caso di mancato utilizzo entro cinque anni dalla registrazione o di sospensione dell’uso per periodo ininterrotto della medesima durata.

In particolare, il Collegio ha rilevato come un utilizzo concreto e reale di un marchio e, quindi, idoneo ad impedire la decadenza deve necessariamente generare delle conseguenze economiche nel mercato; pertanto, solamente laddove l’uso di un marchio risulti incisivo nei confronti del pubblico, in virtù di “un’effettiva distribuzione del prodotto”, e nei confronti dei concorrenti, data l’introduzione nel mercato di “una presenza certa capace di incidere sulla (loro) sfera (economica)”, “il monopolio su un determinato segno è ritenuto giustificato dall’ordinamento, in deroga allo statuto di libera utilizzabilità”. Dunque, la progettazione e preparazione del lancio del marchio nel mercato costituisce un “un’uso meramente interno, senza un’effettiva utilizzazione (del marchio) sul mercato”, insufficiente ad evitare la decadenza ai sensi dell’art. 24 c.p.i.. In conclusione, quindi, possono qualificarsi come motivi legittimi per il mancato utilizzo di un marchio tali da impedire il rimedio della decadenza solo quegli “ostacoli dotati di un legame sufficientemente diretto con il marchio, indipendenti dalla volontà del titolare dello stesso e, tali da renderne l’uso impossibile”, tra cui non rientrano i lavori preparatori per il lancio di un marchio.

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